當前,國際經濟融合不斷深入,國外技術壁壘日益強化,國內企業、高校、科研院所,越來越意識到申請海外專利的必要性。但是,不少申請人特別是企業,對海外專利申請的認識不清晰,只意識到需要海外專利申請,不知道怎么選擇走出去的專利,什么時候開始申請,走何種申請途徑合適。
下面,對以上幾點,作簡要闡述,希望可以幫到有需要的申請人。
一、是否有必要提海外專利申請
申請人提海外專利申請有多種目的,從技術保護和企業經營角度,某項技術方案提海外申請前最好先考慮以下幾點:
1、該技術是否有商業化可能。如遠景上也無商業化可能,則申請意義不大;如有商業化可能,繼續考慮以下第2點。
2、申請人是否會使用該技術,如申請人自己不使用,該技術是否對競爭對手有價值。如果兩點都是否定的回答,則不建議申請;如至少有一點肯定,繼續考慮以下第3點。
3、競爭對手能否通過逆向工程復制出與該技術所對應的產品。如回答否定,建議采用技術秘密的方法保護該技術;如技術可以被逆向破解,繼續考慮以下第4點。
4、公司會否在目標國家或地區進行與該技術相關的產品銷售、技術轉讓,競爭對手會否使用該技術在目標國家或地區生產或銷售與該技術相關的產品。如果回答都是否定,申請的必要性不是很大;如果至少有一項的回答時肯定的,建議盡快啟動海外專利申請。
此外,如果產品銷售地政府機構或經銷商對進口產品的知識產權比較關注,可能要求供應商提供自主產品知識產權保證,也需要申請人盡快在這些國家或地區啟動海外專利申請,以擁有必要的進行自主研發創新的證據(除擁有授權專利,提出申請本身就是一種證據),掃清經營的障礙。
二、海外知識產權申請途徑
目前,我國申請人海外申請專利主要有兩種途徑:《專利合作條約》(PCT)途徑,以及《巴黎公約》途徑。
1、《巴黎公約》途徑。
依據《巴黎公約》,申請人在首次提起本國申請后12個月內(外觀專利是6個月內),可向其他公約成員國(目前有167個成員國,絕大多數國家都是公約成員)提出申請,并要求享有優先權。
中國申請人選擇巴黎公約途徑,即在原中國申請日起12個月內(外觀專利是6個月內),直接向目標國提出申請,并要求中國申請的優先權。
2、《專利合作條約》即PCT途徑。
依據《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty,PCT),申請人只需要提交一件PCT國際申請,就可以在其成員國中同時請求多國對該發明進行專利保護。
中國申請人選擇PCT途徑,即在原中國申請日起12個月內,先提起PCT國際申請,并要求中國申請的優先權;然后,在最早優先權日30個月內(個別國家和地區這個期限略有不同),可以選擇進入目標國。
3、兩種申請途徑的選擇
《專利合作條約》(PCT)途徑主要優勢:提出PCT國際申請后,在提出目標國國家階段申請前,申請人有較長時間的考慮期,可以在這段時間內充分考察專利技術的發展趨勢、企業市場情況等情形之后后再做決策;另外,在提出進入目標國前,會收到國際局的檢索報告,也可能已收到作為優先權的國內專利的審查意見,為判斷進入目標國后專利的授權前景等,提供參考;PCT可以以中文提出,可以等確定進入國家階段后,再翻譯成目標國文字。PCT途徑的主要不足,是PCT申請本身需要一筆費用,如果最后進入的國家數量少,會增加相當比例的申請總費用。
PCT方式適合:
1)預備在多個國家的申請專利;
1)申請人希望有更多的時間進行市場調研,根據初步檢索結果,再決定是否進入目標國,提高資金使用效率;
2)利用PCT的靈活機制,在申請過程中對申請文件進行修改、調整。
另外,有些國家PCT進入更容易授權,或者通過PCT審查更快。
《巴黎公約》途徑,主要適合:
1)欲尋求較少國家的專利保護,授權前景比較明確。
2)企業迫切獲得專利權,比如已經在某個國家進行有關的技術、商業談判或者授權許可談判,需要通過專利增加談判籌碼;有關產品即將上市;有關產品在一國被仿冒或有迫在眉睫的仿冒危險;產品生命周期短。
海外專利申請,程序復雜,時間長,專業性強,申請人投入費用高,有意申請海外專利的申請人,在啟動申請前,最好咨詢有經驗的專業代理機構和涉外專利代理師。
具體問題請咨詢我司國際部同事:0571-88905099 黃律師